Работа под чужим брендом

Договор подряда лучше всего подойдет для сделки по контрактному производству. При этом заключать лицензионный договор вовсе не обязательно.

Контрактное производство — это модель взаимодействия владельца товарного знака и независимого производителя, в рамках которой последний изготовляет товары по заказу и под товарным знаком контрагента.

Данная форма кооперации субъектов хозяйствования получает все большее распространение. Тому способствуют глобализация мировой экономики и стремление компаний повысить конкурентоспособность своих товаров, работ и услуг. Некоторых привлекает тот факт, что при контрактном производстве заказчик и изготовитель фактически работают как одна команда, поскольку их интересы направлены на реализацию взаимовыгодного проекта.

Сейчас к контрактному производству активно прибегают сети розничной торговли, косметические, фармацевтические компании, предприятия электроники и машиностроения. Заказчик может поручить изготовителю как выполнение отдельных операций, так и полный цикл производства.

Возможности и риски

Контрактное производство позволяет производителю загрузить мощности, сосредоточиться на решении задач, связанных с выпуском продукции, и не задумываться о ее сбыте. В рамках подобной кооперации можно развивать бизнес без инвестиций в собственный бренд. Соответственно, сокращаются затраты на сбыт готовой продукции.

Компании-заказчики выбирают контрактное производство, если необходимо сфокусироваться на продвижении собственного бренда и при этом стоит задача сэкономить на оборудовании, аренде или покупке производственных и складских помещений. Передача заказа на аутсорсинг помогает достичь быстрого роста производства и ускорить вывод новой продукции на рынок.

По экспертным оценкам, контрактное производство позволяет сократить издержки не менее чем на 25—30 %, так как себестоимость не отягощается расходами на маркетинг и продвижение, что делает ценовое предложение более конкурентоспособным.

Несмотря на значительное количество преимуществ, контрактное производство также сопряжено с рядом рисков. Например, можно неудачно выбрать производителя, который будет нарушать сроки изготовления, поставки продукции и проч.

Основной риск для производителя связан с возможной неоплатой отгруженного товара. Кроме того, при таком формате кооперации производитель не может рассчитывать на высокую рентабельность. Любые попытки повысить цену заказа могут привести к тому, что сотрудничество перестанет быть интересным заказчику и тот уйдет к другому производителю.

Оформляем договор подряда. Как правило, правоотношения по контрактному производству оформляются договором подряда, поскольку по своей правовой природе он не относится к группе договоров, опосредующих переход имущественных прав, а его целью является выполнение определенных работ по заданию заказчика. В рамках контрактного производства товар в полном объеме подлежит передаче владельцу товарного знака. Именно заказчик будет вводить продукцию в гражданский оборот. В договоре на производство продукции обязательно должно быть зафиксировано согласие заказчика (владельца товарного знака) на нанесение принадлежащего ему товарного знака на продукцию.

Стоит отметить, что при контрактном производстве заказчик не передает производителю права на принадлежащий ему бренд, а подрядчик не ставит цель ввести такие товары в гражданский оборот. В предмет договора подряда не входит использование товарного знака как самостоятельное право, оно является необходимым условием выполнения договора. В связи с этим владелец товарного знака самостоятельно определяет, на какие товары и каким образом его наносить.

Можно без лицензионного договора

Поскольку контрактное производство предполагает использование чужого товарного знака, являющегося объектом интеллектуальной собственности, возникает вопрос о необходимости заключения лицензионного договора между заказчиком и производителем. Мнения специалистов по этому поводу расходятся, однако большинство из них полагают (и это мнение мы поддерживаем), что заключать лицензионный договор необязательно.

В обоснование этой позиции можно привести норму, в соответствии с которой законодатель допускает ситуации, при которых субъект правомерно использует товарный знак с согласия его владельца, но без заключения лицензионного договора. Так, согласно ч. 2 п. 3 ст. 20 закона от 5.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания», использованием товарного знака не признаются действия, совершаемые лицом, которому право использования товарного знака предоставлено на основании договора, либо другим лицом, использующим товарный знак с разрешения его владельца. При этом речь не должна идти о введении товара в гражданский оборот.

Нанесение производителем товарного знака не может быть квалифицировано как его использование в смысле ч. 1 ст. 20 закона № 2181-XII, поскольку такого рода действия выполняются с согласия правообладателя и не связаны с непосредственным введением товара в гражданский оборот.

Впрочем, стороны вправе заключать одновременно и договор на производство продукции под товарным знаком, и лицензионное соглашение. Например, российская судебная практика признает правомерным использование производителем товарного знака заказчика в рамках контрактного производства без лицензионного договора при условии, что вся партия выпущенной продукции поступит в собственность владельца бренда.

Как быть с сертификатами качества?

Как правило, производители оказывают услуги по сертификации выпускаемой для заказчика продукции. Заключая договор на производство продукции под товарным знаком заказчика, следует обратить внимание на то, подлежит ли она обязательному подтверждению соответствия, предполагающему обязательную или добровольную сертификацию. Если продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия или принято решение о добровольном подтверждении соответствия, то в документах, подтверждающих прохождение таких процедур, должна быть указана продукция под тем коммерческим наименованием (товарным знаком, брендом), под которым она будет вводиться владельцем товарного знака в гражданский оборот.